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技术合同认定登记之(二):技术转让合同要点描述

文章来源:减税降费资格 2021-04-09 6

技术转让合同是当事人之间就专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让所订立的合同。所谓“技术”,不仅指技术成果,而且还指技术成果权,具体来说,就是指专利申请权、专利权、专利实施许可权、技术秘密使用权和转让权。所谓“转让”,是指有偿转让,即技术成果权人作为转让方将其持有的技术成果权转让给受让方,从而收取价款或者使用费,受让方取得技术成果权,支付价款或者使用费。技术转让合同的基本特征是:技术的转移并不意味着知识本身与原来的主体相分离,而只是向新的法律主体传授特定的现有技术,赋予其申请专利、实施专利或者使用非专利技术的权利。

技术转让合同要点描述

1.技术转让合同的认定条件

(1)技术转让合同标的必须是一项或者几项特定的技术方案,即某一种产品、工艺、 材料及其系统或改进的方案。

这一方案不是抽象的或原理式的,而是具有特定的名称、特定的技术指标、特定的功能、特定的适用范围、特定的使用或生产方法等具体特征的完整的技术方案。技术开发过程中的技术,因没有确定的技术指标、功能、适用范围和生产使用方法,也就不能作为技术转让合同的标的。

(2)技术转让合同的标的必须是现有的技术方案。作为可以转让的技术,必须是合同当事人一方已经掌握的技术方案。一项技术方案如果仅仅是一种设想,不论其在理论上多么完善。所设想的实用价值有多大,如果设想者本人尚未掌握,无法应用于生产、科研实践,只能作为有待开发的技术,是无法转让给他人的。正在开发的技术,还未能为人们所掌握,其各种性能和技术指标尚未确定,也不能作为技术转让合同的标的。

(3)技术转让合同的标的必须是权利化的技术方案。转让的是那些通过法律或合同合法设定了专利申请权、专利权、专利实施许可权、技术秘密使用权及转让权的技术方案。技术的转让,从实质上讲,是权利的转让。普通技术人员已经掌握的技术、专利期满的技术等属于社会公知的技术,不是技术转让合同的标的。

2.限制转让的技术

任何一项特定的、现有的、权利化的技术方案,包括产品、工艺、方法和材料等,都具备转让的前提,不受技术水平高低和专业领域的限制。但是,根据我国法律规定,下列技术在转让时,将受到一定的限制。

(1)属于国家机密的技术

有些涉及国家安全或重大利益的技术,按照我国《保密法》的规定,应由国家主管机关核定密级。就这些技术进行转让,应按照我国《保密法》的规定,经过核定密级的主管机关的批准,办理必要的手续,采取适当的保密措施后,才能订立技术转让合同。

(2)涉及社会公共利益需要控制实施的技术

对于易燃、易爆、剧毒、放射性、高压、高速运输以及环境保护等涉及社会公共利益的技术,我国有关法律、法规规定由国家控制,在有限的范围内使用,仅限于在指定的行业或单位之间进行转让。如果就这类技术进行转让时,也必须经有关主管部门批准。

(3)国家实行生产许可证制度的技术

我国对某些产品的生产实行生产许可证制度,每年定期公布许可证产品及其生产单位,如医药、食品、化工产品、机械产品等。对这些产品的转让没有明确的限制,但受让方实施许可证产品的有关技术之前必须按有关规定申请许可证。建筑、锅炉、广播器材等实行设计许可证制度的技术,转让方应按照国家有关的法律、法规和规章取得设计许可证后方可转让。

(4)违反法律、法规和社会公共道德的技术

制造、销售赌具、淫具、毒品、犯罪工具是违反国家法律、法规或违背社会公共道德的行为。因此,制造该类物品的技术,不得转让。

3.技术转让合同的基本类型

技术转让合同又分为专利权转让合同、专利申请权转让合同、专利实施许可合同、技术秘密转让合同四种。

(1)专利权转让合同

专利权,是国家依法授予的一种排他性权利,未经专利权人许可,任何单位和个人均无权使用其专利。但是,专利权可以转让,在专利权人收取专利权受让人一定的价款后,将专利权转移他人。专利权转让合同是指一方当事人(让与方)将其发明创造专利权转让给受让方,受让方支付相应价款而订立的合同。专利转让人必须具有该专利的所有权,专利转让人可以包括以下几种:

•专利申请被批准后,提出申请的个人;

•专利申请被批准后,提出申请的单位;

•专利权的合法继承人,包括通过继承、转让取得专利权的个人或单位。

如果专利属单位所有,转让时必须经上级主管部门批准,如果向外国人(或向国外)转让专利,必须经国务院批准。签订了专利转让合同,合同必须经专利局登记并公告后才生效。一旦专利转让合同生效,由此而产生的权利、义务一并转移到受让人。任何单位和个人都可以作为专利权转让合同的受让方,受让人必须是为专利技术的推广、应用而获取专利,而不是为垄断技术而获取专利。支付约定的价款后取得专利权,成为新的专利权人。

在专利权转让之前,专利权人可能已经实施其发明创造,或者通过技术秘密转让合同或专利实施许可合同许可他人实施其发明创造。由于专利权的转让,专利权人发生变化,实施专利和许可他人实施专利的权利归属于受让方。转让方不再享有专利权。

因此,对在专利权转让合同成立以前原专利权人已经实施或正在实施的专利,或通过合同许可他人实施专利的情况,应当作出适当的处理。

在订立专利权转让合同前,转让方已经实施或正在实施发明创造专利的,在订立专利权转让合同时,当事人应约定转让方是否能够继续实施该发明创造。如果当事人未就此作出约定,则合同成立后,转让方应当立即停止实施该专利。

在订立专利权转让合同前,转让方已与他人就该项专利订立专利实施许可合同并正在履行的,在订立专利权转让合同时,当事人可以约定在合同中约定原实施许可合同中权利义务的处理。如果当事人未就此作出约定,则合同成立后,原实施许可合同约定的权利义务,全部由受让方承担。

(2)专利申请权转让合同

专利申请权转让合同是指一方当事人(让与方)将其特定的发明创造申请专利的权利转让给受让方,受让方支付相应价款而订立的合同。任何单位和个人都可以作为专利申请权转让合同的受让方,支付约定价款后取得专利申请权,成为新的专利申请权人。但作为专利申请权转让合同的转让方,则必须是具有专利申请权的单位和个人。

转让的专利申请权如果是属单位所有,必须得到上级的批准,批准的文件要列入合同的其他文件备查。如果转让的专利申请权的受让人是外国人,该专利申请权应该得到国务院的批准。专利申请转让的受让人应该能保证专利的运用,如果受让人是为了个人垄断新技术,客观上起到阻碍新技术的应用;在专利申请权转让前,无论是发明创造人使用还是通过技术秘密转让合同许可他人使用,只要这种使用达到了使发明创造公开的地步,则该发明创造因失去新颖性而不能再申请专利,也就无权向他人转让专利申请权。因此,在订立专利申请权转让合同前,转让方应当告知受让方有关发明创造作为技术秘密实施和转让的有关情况。

作为专利申请权转让合同的受让方是有一定风险的,即受让的发明创造的专利申请可能会被专利局驳回。专利申请在公开以前被驳回的,该发明创造还可作为技术秘密进行转让;但专利申请在公开以后被驳回的,则该发明创造成为社会公知的技术,不能再进行技术转让。因此,专利申请权转让合同的受让方应特别注意审查受让的发明创造专利申请有无被驳回的情况。专利申请被驳回后,会给受让方造成不同程度的损失。因此,当事人可以在合同中约定专利申请权被驳回的损失承担。

(3)专利实施许可合同

专利实施许可权是专利权的一部分,它是指发明、实用新型或外观设计被授予专利权后,以生产经营为目的,制造、使用、销售或进口该专利产品的权利和制造、销售该外观设计产品的权利。专利实施许可合同是指一方当事人许可受让方在约定的范围内实施专利,受让方支付相应的使用费而订立的合同。它同专利权转让合同相比,有某些相同之处,比如转让方都必须是专利权人或者其授权的人,但两者最根本的区别是:专利权转让合同是专利权人将自己的专利权有偿转让给受让方,受让方成为新的专利权人,不仅自己能够实施专利技术、而且还可以许可他人实施专利技术。而专利实施许可合同的转让方不转让专利权,只转让“专利实施权”,受让方只能使用受让的专利技术,并不取得专利权,而且只能在合同约定的范围内实施专利。

在专利权的有效期限内,专利权人享有制造、使用、销售或进口专利产品或者使用专利方法的独占权,并排除他人这样做的权利。当然,他也可以放弃自己的垄断地位,许可他人这样做并收取一定的使用费。按照许可实施的程度,专利实施许可合同分为以下五种类型:①普通实施许可;②独占实施许可;③排他许可;④分许可;⑤交叉实施许可。

专利实施许可是专利使用权的有偿转让,是一种有限制的许可。一般说来,当事人订立专利实施许可合同时,都应明确约定专利实施许可的范围,以免在履行合同的过程中因实施专利的范围约定不明发生争议。具体而言,转让方对受让方实施专利技术的限制,主要包括如下几个方面:

•专利实施方式的限制:包括许可受让方制造、使用或者销售专利产品或使用专利方法;

•制造专利产品数量或使用专利方法次数的限制;

•实施期限的限制:专利实施许可合同的转让方可以限制受让方在一定期限内实施专利技术,而且必须在专利权有效期限内;

•实施地区的限制:专利实施许可合同的转让方可以限制受让方在一定地域范围内实施专利技术。

只有对专利实施许可的范围作出明确的约定,才能减少不必要的纠纷。如果当事人没有就专利实施许可的具体范围作出约定,应视为转让方对受让方实施专利技术的范围不作限制。

(4)技术秘密转让合同

技术秘密转让合同是指一方当事人(让与方)将其拥有的技术秘密提供给受让方,明确相互之间技术秘密使用权和转让权,受让方支付相应使用费而订立的合同。

技术秘密,是指从事生产活动所必需的、未向社会公开的、可以通过秘密方式进行转让的技术知识、工艺流程、操作方法和管理经验等。技术秘密必须同时具备三个特征,即已知性、秘密性和实用性。所谓“已知性”,是指该项技术在订立合同时,对转让方而言是已知的,是已经研究开发成功的技术成果,而不是尚待研究开发的未知技术。所谓“秘密性”,是指该项技术只能在一定范围内由特定人或者少数人所掌握和知晓的技术。而不是已经在社会上公开,广为人知的技术。秘密性是技术秘密得以存在的关键。所谓“实用性”,是指该项技术具有实际应用价值,是能够应用于实践并且产生较好的社会经济效益的技术知识和经验。只有同时具备已知性、秘密性和实用性的技术秘密,才具有转让的价值,才能作为技术转让合同的标的。

技术秘密和专利技术虽然都属于人类智力劳动的成果,但两者在法律上却存在很大的差别,这主要表现为:第一,公开的程度不同。专利技术是公开的,但技术秘密则是秘密的,只为少数人所掌握。第二,有效期限不同。专利技术有一定的保护期限。有效期限届满专利权就自行终止;而技术秘密则无所谓保护期限问题,只要不丧失秘密性,其可转让的期限在理论上就是无限的。第三,取得法律保护的程度和方法不同。专利权属于工业产权,受国家有关专利的法律保护,属于所有权范畴;而技术秘密不受专利法保护,只能通过订立合同受合同法的保护。

技术秘密的使用权和转让权是一种相对权,只是针对合同当事人的,而没有对抗第三者的效力。技术秘密的拥有者不能妨碍他人在其以前掌握该项技术的人实施该项技术,也不能阻止在其以后通过开发、参观分析掌握该项技术的人实施该项技术。不仅如此,在技术秘密成果拥有者本人实施其技术时,也不得侵害他人的专利权。当然,第三方不得通过盗窃、欺诈、抢占、贿赂等不正当手段取得他人的技术秘密。因此,技术秘密的使用权和转让权并没有专利技术使用权和转让权那样充分。

技术秘密转让合同成立后,受让方可以在约定的地区内,按照约定的方式使用或转让技术秘密,但必须承担约定的保密义务。技术秘密转让合同的保密义务,是指合同当事人按照约定的期限承担不向合同当事人以外的任何第三方泄露合同标的技术内容的义务。如果合同约定受让方可以向第三方转让或者提供标的技术,则受让方向他方泄露技术内容不属于违反保密义务;如果合同未约定转让方不得向合同以外的他方转让或者提供该技术,转让方可以就转让该技术与其他任何一方订立技术秘密转让合同。

(5)技术转让合同类型的选择

一项技术方案产生后,其所有人可以选择申请专利或使之处于保密状态。专利申请也可能获得专利局的批准,也可能被专利局驳回。在此期间,技术方案的所有人可以就其技术订立技术转让合同。从时间和程序的延续上划分,在不同时期、可以就技术方案订立不同的技术转让合同。

①就未申请专利的技术方案,可以订立技术秘密转让合同或专利申请权转让合同。

②就提出专利申请后、被批准前或公开前的技术方案,可以订立技术秘密转让合同。专利申请被公开以后,原合同参照专利实施许可合同的有关规定,专利申请被批准以后即为专利实施许可合同,但是专利申请公开以后被驳回的,原合同即告终止,而专利申请公开以前被驳回的,原合同仍为技术秘密转让合同。

③就专利申请被批准以后的技术方案,可以订立专利权转让合同或专利实施许可合同。

4.技术转让合同的基本条款

技术转让合同双方当事人的权利和义务具体体现在合同条款中。不同类型的技术转让合同,其中包含的条款也不尽相同。概括来说,作为一个技术转让合同,基本包括以下条款:

•项目名称;

•技术性能、质量标准及经济效益要求;

•进度安排及有效期限;

•验收标准及验收方式;

•成果归属及保密要求;

•是否要求互相告知该项技术后续改进的有关内容;

•是否容许将该项技术转让给第三方;

•转让费及支付方式(包括合同生效后受让方是否应向出让方预付入门费、预付款或定金);

•中介方的报酬及支付方式和中介方应该承担的责任;

•违约责任;

•名词和技术术语的解释;

•双方协议的其他事项。

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